請求人:××大學 被請求人:李×× 案由:“車輛外置后視鏡”(942074890)專利權屬糾紛
1990年5月26日,身為××大學行政事務處汽車隊司機的李××向中國專利局申請了“車輛 外置后視鏡”(902068946)實用新型專利,并于1991年4月3日獲得專利權(以下稱“90專利 ”)。其權利要求1為:“一種車輛后視鏡,其特征在于:鏡面由多個不同曲率半徑的面圓滑 連接而成的復合曲面,從上至下曲率半徑越來越小,上半部鏡面曲率半徑 很大(甚至為平面),下半部鏡面的曲率半徑不但從上至下越來越小,而且 從一側到另一側也是越來越小。”
1992年9月,××大學水利系與李××簽訂《合作聯合生產DX大視野機動車外置后視鏡(“90 專利”)協議書》(以下稱“92協議”),該協議規定:××大學提供廠房、設備及產品試驗 資金11萬元;李××提供鏡片設計全部技術圖紙,組織實施生產,負責設備的定購、安裝、 調試、生產;聯營生產屬水利系與李××聯合辦的企業,企業實行年終稅后利潤分成,該大 學為70%,李××為30%。
協議簽訂后,雙方開始合作試制“90專利”產品,為合作便利,93年10月李××調入水利系 。為改進生產工藝、生產設備、產品模具等,該大學共投入資金近30萬元。1993年12月8日 試制出第一塊合格樣品。
1994年3月21日,李××向中國專利局申請了“車輛外置后視鏡”(942074890)實用新型專 利,××大學為其出具了非職務發明證明。該申請于1995年1月15日獲得授權(“94”專利) 。其權利要求1為:“一種車輛后視鏡,其鏡面是由多個不同曲率半徑的面圓滑連接而成的凸鏡,以其安裝在車輛后的方向來看,整個鏡子的各個縱向斷面上部具有大曲率 半徑,從上 至下曲率半徑逐漸減小,其特征在于:從靠近車身的內側到遠離車身的外側這種縱向曲率半 徑的減小率逐漸加大;而且,從整個鏡子的各個橫向斷面看,靠近車身的內側具有大曲率半徑,從內側到外側曲率半徑逐漸減小,這種橫向斷面上的曲率半徑的減小率 從上至下是逐漸加大的。”
1996年12月3日,××大學向北京市專利管理局提出“94專利”為職務發明,專利權應歸其 持有的調處請求。
××大學稱:雙方依據“92協議”試制“90專利”,由于“90專利”技術方案在具體實施過 程中存在許多技術問題,試制小組在試制過程中進行了不斷改進,到1993年12月8日,試制 成功了第一塊樣品,1994年3月,被請求人將試制成功的樣品鏡面以非職務發明向中國專利 局申請了實用新型專利(“94專利”);“94專利”技術方案在產生過程中,全部使用了水利 系提供的資金與物質條件;李××作為水利系職工,享受水利系的最高獎酬金,受系領導的 任命與指派參與研制、改進“90專利”技術方案應屬其本職工作;因此,認為“94專利”屬 于職務發明,該專利權應歸請求人持有。
李××辯稱:1992年初,其在“90專利”的基礎上設計成功了一種新的后視鏡面型,為延長 大視野后視鏡的保護期限,于1994年申報的此專利(“94專利”);利用水利系提供物質條件 是為實施“90專利”;其將工作關系轉到水利系是為了履行“92協議”,不是為了開發新的 專利;作為合作合同的一方,負責解決合同實施過程中存在的技術問題是履行合同義務,不是執行請求人的任務,請求維持“94專利”權歸其所有。
北京市專利管理局認為:“92協議”確立了雙方在履行協議過程中的平等民事主體關系;由于××大學不能證明李××作為××大學的職工,是依據單位的任務書或是在執行本職工作 中完成的“94專利”技術方案,也不能證明“94專利”技術方案的完成主要利用了單位的物 質條件;因此,其認為“94專利”屬于職務發明的主張無充分證據支持,不能成立。同時,“92協議”未對合作期間申請專利的權利進行約定,××大學不能證明除李××以外的何人 、在何時對“94專利”技術方案作出了創造性貢獻;因此,不能作為“92協議”的合作一方 ,使“94專利”成為其職務發明。1997年12月26日,北京市專利管理局根據專利法第六第、 實施細則第十條作出97京專法字226-20號處理決定:駁回請求人××大學要求“車輛外置后 視鏡”(94207489.0)實用新型專利為職務發明,專利權應歸其持有的調處請求。
××大學不服該處理決定向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。一審法院認為:××大 學未以充分確鑿的證據證明改進“90專利”技術方案是水利系下達給李××的科研任務和“ 94專利”技術方案的形成與水利系提供的物質條件有著必然的聯系。對李××水利系職工身 份在研制、改進后視鏡問題上是否為先決條件××大學未能舉證說明。××大學與李××雖 未在“92協議”中對“90專利”的后續改進作出約定,但××大學作出明示,同意李××申 請非職務發明專利。因此,于1998年11月17日判決維持北京市專利管理局的處理決定有效。
××大學不服一審判決,向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院認為:“92協議”設定 了雙方平等的民事主體關系,這種關系不因李××在執行“92協議”過程中由車隊調入水利系而改變。××大學在“94專利”產品轉化過程中投入的物質條件對“94專利”技術方案的完成并無實質性作用。“92協議”對“90專利”產品轉化完成的改進技術權利歸屬未作約定 ,××大學對李××的發明人身份無異議。因此,于1999年6月2日作出終審判決,“94專利 ”的申請權、專利權均應歸李××享有,駁回上訴,維持原判。
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