與中國相同，在日本提交專利申請后，說明書的修改不能超出原始說明書和權利要求書的記載范圍。但是，對于修改是否超范圍的判斷，中日專利審查機構的判斷有所不同。此外，對于權利要求書的修改，不同的修改時機，可修改的范圍也不盡相同。根據日本專利法，對權利要求書做出修改的時機越晚，修改的自由度就越小。這就可能導致有些發明專利申請因延誤修改時機而無法獲得授權。因此，充分理解和把握權利要求書的修改時機和可能修改的范圍，是非常重要的。
在日本，從專利申請人提交專利申請之后（對于通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的國際專利申請，則從提交進入日本國家階段的書面聲明和日文譯文之后），到審查員發出第一次審查意見通知書之前，專利申請人可以隨時對權利要求書、說明書及附圖（下稱說明書等）進行修改。而這一時期對修改的限制也最為寬松，只要是在原始說明書等文件記載事項范圍之內的修改，都是允許的。此外，對于權利要求書的修改，如變更請求保護的發明、擴大保護范圍等，也都是允許的。這里所說的原始說明書等申請文件中的記載事項，可能不僅包括直接記載的內容，還包括本領域技術人員閱讀說明書等文件后，根據技術性常識可以明確理解的事項。例如，原始說明書中有“彈性支撐體”的表述，通過說明書附圖，本領域技術人員可以明確理解為“螺旋彈簧”。在這種情況下，即使沒有相應的文字記載，也可以將“彈性支撐體”修改為“螺旋彈簧”。但是，這種基于本領域技術人員自身知識和常識的表述，必須是明確的、清晰的、唯一的，才可以解釋為原始說明書等記載的范圍內的內容。
此外，對于PCT國際專利申請，原始說明書等申請文件是指向國際申請受理局提交的原始文件。只要是原文中有記載的內容，都可以根據原文對日文譯文進行修改。但是，不支持以所主張的優先權的申請文件中所記載的內容為依據的修改。例如，以主張中國專利申請為優先權的中文PCT國際專利申請指定進入日本國家階段時，如果日語存在誤譯，可以以中文PCT國際專利申請文件為依據進行修改，而不能以優先權文件為依據進行修改。
對于權利要求的修改，筆者通過以下幾個案例作出具體說明。
1.將“取代基為氟原子”修改為“取代基為鹵素原子”
當原始說明書和權利要求書中都只有關于“芳香族環上一個氫原子被氟原子取代”的表述時，如果將其修改為“芳香族環上一個氫原子被鹵素原子取代”，這種擴大權利要求范圍的修改能否被認可，關鍵取決于，本領域技術人員能否理解“氟原子等同于鹵素原子”。筆者認為，即使原始說明書中僅有“此氟原子也可以為其它鹵素原子”的表述（無具體實施例），也可以進行上述修改。
但是，反過來，如果原始說明書中只有“芳香族環上一個氫原子被鹵素原子取代”的表述（無具體實施例），要修改為“芳香族環上一個氫原子被氟原子取代”，這樣縮小保護范圍的修改很有可能是不允許的。因為本領域技術人員無法理解作為取代的不是Cl、Br、I、At原子，而只有氟原子，就如同不允許將“烷烴取代基”修改為“甲基”的情況一樣。
2.將“記錄或播放裝置”修改為“磁盤的記錄或播放裝置”
該修改屬于縮小保護范圍的修改，該說明書中有對“CD-ROM的記錄或播放裝置”的表述。但日本法院認為，作為本領域技術人員，參照技術常識可以確定，本發明不僅適用于CD-ROM，也適用于其他磁盤的記錄或播放。因此，上述修改可判斷為屬于本領域技術人員顯而易見范圍內的修改，可以被認可。
3.將“控制單元沒有正常執行時”修改為“基于控制單元沒有正常執行時的錯誤信號”
此修改對“控制單元沒有正常執行時”進一步限定為“控制單元沒有正常執行時，基于錯誤信號”，屬于縮小保護范圍的修改。此說明書中，只有關于“接收不到正確信號（表示正確狀態的信號）的狀態持續一定時間以上時判斷為異常狀態”的表述，沒有涉及“錯誤信號”的表述。因此，雖然屬于縮小保護范圍的修改，但日本法院認為此修改屬于添加新內容，因而是不允許的。
由上可知，在專利申請進入實質審查階段之前，對于權利要求書而言，縮小保護范圍的修改不一定是允許的，而擴大保護范圍的修改有可能是允許的。其判斷標準為，對本領域技術人員來說，修改后的權利要求中所記載的發明，能否被認為是原始說明書中所記載的發明。此外，日本特許廳不會發出進入實質審查階段的通知書，因此，對于在此之前的申請文件的修改，應該盡量提早進行。
在今年2月27日的專欄文章中，筆者介紹了從提出申請到接到最初的拒絕理由通知之前對說明書和權利要求書的修改內容上的限制，下面筆者再對不同時期對權利要求書修改的限制進行概括介紹。
不同時期對權利要求書修改的限制條件不同
上圖中，各限制條件的具體內容為：
A：只要是原權利要求書、說明書和附圖所記載的范圍即可
B：必須包括判斷為具有特別技術特征的權利要求中的所有技術特征（沒有特別技術特征時，必須具有被審查的最底層權利要求的所有技術特征）
C：必須是以權利要求的刪除、縮小保護范圍、訂正錯誤或解釋不清楚的記述為目的的修改，且不能改變技術領域和所解決的技術問題，并為對技術特征進行限定的修改
如左圖所示，提出專利申請以后對權利要求修改的限制，在接到最初的拒絕理由通知之前是最為寬松的時期，隨著審查的深入進行，限制條件逐漸增加，并且不會解除之前對修改內容的限制。
用語說明
拒絕理由通知：即審查意見通知書，有“最初”和“最后”之分，后者在通知書的開頭有“拒絕理由通知（最后）”字樣，而沒有寫明為“最后”的通知都可以認為是“最初的拒絕理由通知”。
最初的拒絕理由通知：并不等同于中國所說的“第一次審查意見通知書”，除特殊情況外（在分案申請中權利要求和母案完全相同，再以已經發出過的、與母案完全相同的拒絕理由通知申請人時，第一次即為“最后的拒絕理由通知”），審查員發出的第一次“拒絕理由通知”都是“最初的拒絕理由通知”，而第二次也不一定都是“最后的拒絕理由通知”。日本特許廳規定，審查員必須在最初的拒絕理由通知里，對進行審查的權利要求闡述全部拒絕理由，但是有時候也有可能遺漏，對于應該但沒有提出的這些拒絕理由所發出的“拒絕理由通知”，即使是第二次審查意見通知書，還屬于“最初的拒絕理由通知”。
最后的拒絕理由通知：在申請人根據最初的拒絕理由通知進行了合法的修改后，只有在出現了修改前沒有的新的駁回理由時，審查員才會發出最后的拒絕理由通知。而如果此修改沒有克服最初的拒絕理由通知所述的缺陷，則直接作出駁回決定。
特別技術特征：與中國所說的區別技術特征基本上相同，必須具備以下條件：首先，對于現有技術必須具有新穎性;其次，與現有技術的區別不得是公知或慣用手段。
被審查的權利要求：日本審查員并不理所當然地對所有權利要求進行審查。例如，具有如下例1所示的從屬關系的權利要求中，假設權利要求1（下稱“權1”）的技術特征A被判斷為不是特別技術特征，那么只審查權1以及其從屬權利要求2和從屬于權2的權3，而權4和5則不被審查。此種情況下，被審查的最底層權利要求為權3。
例1：權利要求1（獨立權利要求）：具有必要技術特征A
權利要求2（權1的從屬權利要求）：具有技術特征A+B
權利要求3（權2的從屬權利要求）：具有技術特征A+B+C
權利要求4（權1的從屬權利要求）：具有技術特征A+D
權利要求5（權1的從屬權利要求）：具有技術特征A+E
答復“最初的拒絕理由通知”時對修改權利要求書的限制條件
最初的拒絕理由通知的答復期限為，自發出之日起3個月內，如果申請人在日本國外，則最多可延長3次，每次一個月，即最長總計6個月內進行答復。從內容上來看，要遵循以下原則。
首先，被審查的發明與修改后的發明，必須滿足單一性的要求，即修改前后權利要求所記載的發明必須具有相同的特別技術特征。如果被審查的發明不具備特別技術特征，則修改后的權利要求必須具有作為特別技術特征判斷依據的修改前權利要求的所有技術特征。
答復最初的拒絕理由通知時所提出的修改后的權利要求，只要沒有滿足上述條件之一，在沒有其他特殊理由的情況下，則不會考慮修改案而被直接駁回。
以例1為例，如果審查員判斷權利要求1不存在特別技術特征，而權利要求2具有特別技術特征，即B為特別技術特征，那么根據以上原則，修改后的權利要求必須包含原權2的所有技術特征，在此需要做的修改是刪除原權1，如果有新增權利要求，必須是包含原權2所有技術特征的權2的從屬權利要求。
如果審查員認為權利要求1至3都不具有特別技術特征時，修改后的權利要求必須具有作為判斷有無特別技術特征的最后的依據的權3的所有技術特征，即刪除權利要求1和2的同時，追加對權利要求3作出進一步限定的技術特征。
總之，答復最初的拒絕理由通知時所作的修改，必須在滿足上述原則的前提下進行，即對于具有特別技術特征的權利要求，刪除其上位的權利要求并根據需要進一步縮小其保護范圍;對于不存在有特別技術特征的權利要求的發明，將被審查的最底層的權利要求以上的上位權利要求全部刪除，并且對最底層的權利要求進行進一步限定。
在今年2月27日和3月27的專欄文章中，筆者介紹了在日本從提交申請到接到最初的拒絕理由通知之前，以及答復最初的拒絕理由通知時對說明書和權利要求書的修改內容上的限制。本文筆者將對答復最后的拒絕理由通知時、對駁回決定提出復審請求時，以及授權后對權利要求書修改的限制和誤譯的訂正等問題進行介紹。
權利要求書的修改
答復最后的拒絕理由通知時、對駁回決定提出復審請求時、以及授權后對權利要求書修改的限制，除了極小的差別，從實質上看有相同的要求，除了要滿足前面兩期指出的主動修改時和答復最初的拒絕理由通知時的限制條件以外，只能作出如下4種修改：
（一）權利要求項的刪除
此處，因權利要求項刪除所帶來的形式上的修改是被允許的。例如，修改前權利要求3從屬于權利要求1或權利要求2，而權利要求4從屬于權利要求3，如果修改時刪除權利要求3，那么可以允許將原權利要求4修改為分別從屬于權利要求1和從屬于權利要求2的兩項權利要求。
（二）權利要求保護范圍的縮小
首先，在此所說的保護范圍的縮小，是對發明技術特征進行進一步限定，而追加新技術特征的修改，雖然也屬于權利要求保護范圍的縮小，在此卻不被允許。例如允許如下的修改：
1.刪除任選其一的選擇項的一項或多項，例如：將“選自氟、氯、溴之一的元素”修改為“選自氟或氯之一的元素”。
2.從上位概念修改為下位概念。
3.減少多項引用的權利要求中的引用項數。
其次，權利要求保護范圍的縮小，不得改變工業上的應用范圍和要解決的技術問題。例如，關于“因為設置有照明燈而可以在黑暗環境中操作的鎖”的發明，進行了“將照明燈限定為LED從而能夠降低電池的消耗”的修改，雖然是從上位概念（照明燈）改為下位概念（LED），但因為改變了所要解決的技術問題（從“可以在黑暗條件下操作”變為“降低電池消耗”），因此不屬于此處所說的縮小保護范圍，屬于本階段不被認可的修改。
此外，為了使做出的修改被認可，修改后的權利要求所描述的發明，還必須滿足可獨立授權的條件，否則修改后產生新的拒絕授權的理由會導致延遲審查進程，因此不滿足授權條件的修改因其不能授權而被禁止，該申請則可能被直接駁回。
（三）訂正明顯錯誤
貫穿權利要求書、說明書以及附圖全文，本領域技術人員可確認的明顯錯誤，允許訂正，例如輸入時的明顯筆誤等。
（四）對不清楚的描述進行解釋說明
例如，將容易產生歧義的表述修改為明確唯一的表述。在答復最后的拒絕理由通知時，只能對審查員提出的不清楚的描述進行修改，而在提出復審請求的同時所作出的修改、以及授權后的訂正中，沒有這樣的限制，可以針對申請人、專利權人認為必要的地方進行修改。
對于答復最后的拒絕理由通知時對修改的上述限制，都是從促進審查進程的目的出發的，并不屬于有關專利性本質的要件。因此，如果違反上述限制的修改也被審查員認可而獲得了授權，之后此違反限制的修改也不能成為專利權無效的理由。
譯文錯誤的訂正
PCT申請中原文文本,與向日本特許廳提交的日文權利要求書和說明書譯文之間存在差異的，只要是在對應特定的時期所允許的修改，允許修改為與原文相同的譯文，這一制度對于在提出申請后才發現翻譯為日文時出現錯誤的情況是非常有用的。譯文錯誤的訂正，必須在PCT申請原文文本范圍內，而不同于一般修改必須在提交的原始申請文件所記載的范圍的規定。換而言之，譯文錯誤修改的依據是PCT國際申請的原文文本而非進入國家階段時最初提交的譯文文本。
此外，很重要的一點是，譯文錯誤的訂正也必須滿足對通常不同時期進行修改時所受到的限制。因此，即使發現譯文錯誤，也有可能因超出了所處時期允許的修改范圍而不被認可，也就是說，譯文錯誤的訂正，并不是挽救那些翻譯質量較差的PCT國際申請的萬能法寶。因此，筆者希望日文譯文的質量問題能夠引起有意指定進入日本國家階段的外國申請人的足夠注意。（知識產權報 作者 園田吉隆）
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