現行的英國專利法[9]基本沿襲上述立法框架,規定了“強制許可”(COMPULSORY LICENCES),[10]同時,它保留了舊法的“王國”條款,更名為“為王國服務”(FOR THE SERVICE OF CROWN USE)而使用專利發明。[11]但比起舊法短短的兩條規定,新法顯得非常詳細。下面詳述。
2、強制許可
(1)申請人
英國專利法規定,在專利授予之日起三年期滿之后,或者在法律另有規定的期限屆滿之后,任何人可依一項或者多項相關的理由,向專利局局長申請簽發該專利的許可,或者將專利登記使就該專利簽發的許可證成為當然許可。[12]申請人可以是任何人,甚至已經是某項專利的許可人,仍可依照提出申請。[13]政府部門也可以為任何第三人申請獲得該專利的許可。[14]
(2)理由:區分專利權人是否是WTO成員國國民
授予強制許可的理由,依專利所有人是否為“WTO專利所有人”而不同。
a. 專利人是WTO專利所有人
所謂WTO專利所有人,是指一個專利權人具有WTO某一成員國的國籍,或者定居在某一WTO成員國,或者在某一WTO成員國有不動產,或者有真實有效的工商設施者。[15] 若專利所有人是WTO專利所有人,對其專利申請強制許可的理由有三:
第一,在發明專利是產品的情況下,在合理時間內英國國內對該專利產品的需求沒法得到滿足;[16]第二,該專利所有人在合理時間內拒絕授予許可,且該行為導致英國國內的工商業的開辦和發展受到不公平的妨礙,或者導致與該發明專利相比的具有重要技術進步和可觀經濟意義的其他發明專利在英國國內的實施被禁止或者阻礙;[17]第三,該專利所有人在許可上施加不合理限制,導致不受該專利保護的材料的制造、使用或者利用,或者英國國內的工商業的開辦和發展受到不公平的妨礙。[18]
以上述理由申請專利強制許可,還必須符合如下條件:
第一,不能針對半導體技術領域得專利發明;[19]第二,申請人已經以合理商業時間和條件的努力向該專利所有人尋求一項許可,且在合理期限內沒成功;[20]第三,在專利所有人拒絕許可,導致與該發明專利相比的任何具有重要技術進步和可觀經濟意義的其他發明專利在英國國內的實施被禁止或者阻礙的場合,申請強制許可還需提供證據,證明后一發明專利人能夠且有意以合理條件進行交叉許可,[21]另外,該許可不得轉讓,除非后一發明同時轉讓。[22]
此外,針對WTO專利所有人一項專利所做出的強制許可,還應該具有如下特點:不是排它許可;不能轉讓,除非受讓人能一并受讓享有使用該發明專利權利的部分營業或者商譽;對英國國內市場的供應具有顯著影響;應根據具體案情,結合許可的經濟價值,給予該專利所有人足夠的補償;應根據授予許可的目的,限制使用地域和期限。[23]
b. 專利人不是WTO專利所有人
若專利所有人不是WTO專利所有人,對其專利申請強制許可的理由有:
第一,發明專利在英國國內商業實施不充分。當一項專利發明能夠在英國進行商業實施,但卻沒被商業實施或者沒被合理地實施至最充分的程度,可以對其申請強制許可。[24] 但是,假如某一WTO成員國國內正在商業實施該專利發明,而且從該國的進口滿足了聯合王國國內的需求,則不能以此理由提起申請。[25]另外,如果專利局局長認為,自專利授權公告在刊物上頒布后到申請提出的時間,不足讓一項專利發明充分實施,他可以做出命令,在他認為能保障該發明的充分實施的時間內,延遲該強制許可的申請。[26]
第二,英國國內對產品專利的需求無法滿足,或者得到滿足的方式不符合要求。在發明專利是產品的情況下,假如英國國內對該產品的需求在合理時間內無法得到滿足,或者藉由從一非WTO成員國的進口才得到實質性的滿足,則可以申請強制許可。[27]在英國國內需求藉由從非WTO成員國的進口才得到實質性的滿足的情況下,假如英國女王經樞密院認為,該國與英國在對待相互進口發明的方式上相近似,女王也可以頒布樞密院命令,不給予強制許可。[28]
第三,專利發明在英國國內的實施被從非WTO成員國的進口行為所阻礙。假如該專利發明能夠在英國商業實施,但實施卻因如下原因被禁止或者阻礙,可以對該專利發明申請強制許可:(i) 在發明專利是產品的情況下,從一非WTO成員國進口該產品,(ii) 在發明專利是方法的情況下,從這樣的國家進口直接依該方法獲得的產品或者該方法適用的產品。[29]
第四,拒絕許可導致危害后果。假如專利所有人在合理條件下拒絕給予一項或者多項許可,導致如下結果,則可以對該專利申請強制許可:(i) 使得英國制造的專利產品出口的市場無法得到供給,或者(ii) 英國國內對技藝有實質貢獻的其他專利的實施被禁止或者阻礙,或者(iii) 英國工商業活動的開辦和發展受到不公平的妨礙。
第五,對許可施加不合理的限制條件導致危害后果。假如由于專利所有人對專利許可施加的條件,或者對專利產品、專利方法的使用和利用施加的條件,導致不受該專利保護的材料的制造、使用或者利用,或者聯合王國國內的工業或者商業的開辦和發展受到不公平的妨礙,可以對該專利申請強制許可。[30]
(3)競爭案件中的強制許可
a. 在企業合并或者進行市場調查后提起的申請。
在企業合并或者進行市場調查后,競爭委員會或者國務大臣認為存在企業專利權人限制被許可人或者拒絕以合理條件授予許可的情況,可以向專利局局長申請采取行動。[31]但在申請之前,競爭委員會或者國務大臣應以其認為合適的方式發布一項公告,陳述建議的申請的性質,如果公告發布后30天內利益可能受到影響的相對人提出的陳述,委員會和國務大臣應予以考慮。[32]申請提交之后,只要條件符合,專利局局長可以命令取消或者修改專利權人的許可條件,或者可以做出登記,使得該專利的許可成為當然許可。[33]
b. 在競爭委員會向國會提交壟斷報告后提起的申請。
當競爭委員會向國會提交的報告中,包含有表明存在違反競爭法的壟斷行為的壟斷卷令,適格的國務大臣可以向專利局局長申請強制許可。[34]同樣的,在申請之前,適格的大臣應以其認為合適的方式發布一項公告,陳述建議的申請的性質,如果公告發布后30天內利益可能受到影響的相對人提出的陳述,委員會和國務大臣應予以考慮。[35]假如專利局局長認為委員會報告和委員會意見中的專利權人限制被許可人或者拒絕以合理條件授予許可的情況存在,對公共利益造成危害,可以命令取消或者修改這樣的許可條件,或者可以做出登記,使得該專利的許可成為當然許可。[36]
(4)專利權人的權利
異議。對于強制許可的申請,無論因普通案件還是競爭案件提起的申請,相關專利權人或者其他人都可以依照相應的規則,向專利局局長遞交異議通知,專利局局長在決定是否同意強制許可申請的時候必須考慮該反對意見。[37]
申請撤銷。如果相關的專利權人或者其他人認為,授予命令或者登記的情勢已經不復存在且不可能再現,可以以此為由,依照相應的規則,向專利局局長遞交申請,要求撤銷強制許可命令或者具有類似效力的專利登記。[38]假如事由確卻,專利局局長可撤銷相應的命令和登記,并在保護被授權人法定利益的前提下終止相應的任何許可。[39]
上訴。當事人對專利局局長的強制許可命令、登記,或者對異議、申請撤銷等申請的處理不服,皆可向法院提起上訴。[40]
仲裁。在爭議的當事人同意的情況下,或者專利局局長認為審查文件所需,可以將整個爭議或者爭議的部分,提交仲裁,當事人有權選定仲裁員,協商不成可由專利局局長指定。[41]對仲裁裁決的結果,可以向法院提起上訴。[42]
3、為王國服務
(1)理由:一般理由和緊急狀態
所謂為王國服務而使用專利意指在為王國服務的法定理由下,任何政府部門和經政府部門書面授權的個人,可在聯合王國內,未經專利權人的許可實施專利發明。[43]
這些法定理由包括:(a) 銷售或者供應海外防務用的任何東西,即依照英國政府和某外國政府間的協議,該國國防需要的物品,或者根據英國政府和聯合國或聯合國成員國政府所達成的協議,對聯合國或聯合國成員的某政府的銷售和供應物品,該項銷售和供應的物品是根據聯合國或聯合國的任何機構的決議而采取行動的武裝部隊所需要的;[44](b) 特定的藥材或藥品的生產或供應,該特定藥材或者藥品是指符合1977年國民健康服務法案、北愛爾蘭或馬恩島法律規定的醫療服務、藥物服務、牙科服務所需要的特定藥材和藥品,另外,英國國務大臣也可以專門制定條例規定特定藥材或者藥品;[45](c) 國務大臣認為必須或者有利的原子能的生產或使用,或相關的研究。[46]
以上法定理由范圍很窄,但如果樞密院命令宣布進入“緊急時期”,[47]政府部門或其授權的人可以基于如下廣泛的理由,為王國服務而使用發明(專利):[48]
(a) 為了順利進行王國卷入的任何戰爭;(b) 為了維持社會生活必需的供應和服務;(c) 為了確保社會福利必需的供應和服務的充足;(d) 為了提高工業、商業和農業的產量;(e) 為了促進和引導任一種類物品的出口,減少從某一或者多個國家的進口,并矯正貿易失衡;(f) 為了通常的確保社會所有物資以最能服務于社會利益的方式可供利用和正被利用;(g) 為幫助聯合王國以外因戰爭處于嚴重困難的任何國家或地區解脫困境以及協助其重建和分配重要的供應和服務。
(2)使用對象和實施的方式
為王國服務而使用發明或者發明專利,以在英國國內為限。對產品專利而言,可以進行“制造、使用、進口或者保存該產品,或者進行伴隨、從屬于制造、使用、進口、保存的銷售或者許諾銷售行為”。[49]如果是方法專利,可以使用該方法,或者以上述方式實施利用依照該方法直接獲得的任何產品。[50]如果產品專利或者使用方法專利所獲得的藥材藥物是該法規定的特殊藥物藥材,同樣適用該規定。[51]
另外,被使用或者授權使用的,不限于專利,也可以是提出申請而尚未獲得專利授權的發明,并且可授權任何人,不管專利權人是否直接或間接授權該人對其專利采取任何行為。[52]
a.知情權。為王國服務而使用發明或者發明專利,在開始使用和已經批準使用之后,使用或者授權使用發明的政府部門負有盡快通知發明人的義務,除非該部門認為盡快通知發明人會違反公眾利益。[53]除了通知,該部門還應當提供利益受影響的專利權人經常需要的有關使用范圍的信息。[54]
b.報酬及其確定。當為王國服務而使用發明,相關的政府部門必須支付補償給專利所有人或者有效的獨占許可人,損失的范圍包括其無法締結合同以提供專利產品、提供專利方法的實施或者提供依照專利方法制造的產品而導致的損失。[55]支付的報酬僅限于當事人現有的制造和其他能力能夠履行上述合同的范圍內,但在確定損失時,必須考慮當事人可能從合同中獲得的利潤,以及其制造和其他能力投入使用的程度。[56]補償的具體數額,可以由所有人或者許可人和政府部分協議確定并財政部同意,如果沒有達成協議,則由法院依法定程序確定。[57]值得注意的是,假如發明專利轉讓或者進行獨占許可而沒有及時登記,相關政府部門或者授權者在登記前的為王國服務使用該發明專利行為,無需支付報酬。[58]
報酬具體數額的確定很容易引起糾紛,就此,英國專利法還專門規定了幾種特殊類型的報酬計算爭議:(申請中的發明)專利申請文件修改時的報酬問題;[59]專利申請文件公布后和專利授權之前使用的報酬問題;[60]提起專利部分無效的爭議時的報酬計算問題。[61]
c.司法審查權。對政府部門或者政府部門授權的個人為王國服務而使用一項發明(專利)有爭議,或者對使用的期限、取得補償的權利有爭議,爭議的任何一方都可以可在該項發明獲準專利之后提交法院解決。[62]一件專利或專利申請案的兩名或更多的共有人之,在沒有得到其他人同意的情況下,也可以向法院提交一項爭議,但其他的所有人必須成為訴訟的一方。[63]
4、小結
綜上所述,英國新專利法在專利強制許可上,有如下特點:
從授予強制許可的理由上看,英國區分WTO成員國與非WTO成員國,并對后者施以較為寬松的許可限制條件。
在授予的具體理由上,充分體現了TRIPs協議要求的對WTO成員國實施非歧視原則,單純沒在英國當地制造專利產品,或者從成員國的進口專利產品以滿足國內需求,不視為不實施。即使非WTO成員國,也可采取對等主義,將不在當地實施而單純進口行為,排除在采取強制許可的范圍之外。這實際上在歐洲法院相關判決[64]的基礎上更進一步,將非歧視的范圍,從歐盟擴展到WTO成員國。
英國專利法也規定了對違反競爭法的專利濫用行為,可以施以強制許可的救濟,其依據在于英國有關競爭的相應立法,包括《企業法》、《競爭法》,等等。
英國專利法仍然保留了自1883年立法的“為王國服務”而使用專利的特殊規定。有點類似于美國的政府使用。[65]這種類型的使用的授予,一般情況只是針對海外防務、藥品藥材和原子能相關的發明,但在緊急時期,理由非常廣泛,可以涉及英國國內的一般工商業活動和社會生活,甚至可以是供應外國緊急之需,[65]這為生產專利藥品供應外國家市場的問題提供了法律的依據。當然,其適用牽涉到諸多利益,因而也受到其他國家地區的密切關注。[67]“為王國服務”而使用專利在程序上更為簡單,例如無需經過三年的時間限制,當事人有獲得報酬的權利,而且,王國還可以提出專利無效或者使用不落入專利權范圍的辯護。[68]
注釋
[1]在英國,“強制許可”一詞在廣義上也包括“為王國服務使用”的許可。見W.R.Cornish, Intelletual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 3rd, London, Sweet & Maxwell, p253, citation56. 如無特別注出,本文所有相關案例和著述,都取自Westlaw數據庫。
[2]Statute of Monopolies, §III.
[3]Statute of Monopolies, §VI.
[4] Statute of Monopolies, §II.
[5]Gordon, J. W., Compulsory licences under the Patents Acts, London, 1899, p1.(該書收于數據庫 “The Making of Modern Law”, Thomson Gale公司)。
[6]Patents, Designs and Trade Marks Act 1883, §22“compulsory licences”(a)(b)(c).
[7]Patents, Designs and Trade Marks Act 1883, §27“crown”(2).
[8] Badische Anilin v. Levinstein, 24 Ch. D 156 (1883). (不在英國實施專利,阻礙英國工業,應予以救濟,該救濟符合普通法的要求)。轉引自Gordon, J. W., Compulsory licences under the Patents Acts, London, 1899, pp21~25.
[9]即1977專利法(2005年修訂),http://www.patent.gov.uk/patent/legal/consolidation.pdf.
[10]Patent Act of 1977, §48~54.
[11] Patent Act of 1977, §55~59.
[12] Patent Act of 1977, §48(1).
[13] Patent Act of 1977, §48(3).
[14]Patent Act of 1977, §48(1).
[15]Patent Act of 1977, §48(5).
[16] Patent Act of 1977, §48A(1)(a).
[17]Patent Act of 1977, §48A(1)(b).
[18] Patent Act of 1977, §48A(1)(c).
[19] Patent Act of 1977, §48A(3).
[20] Patent Act of 1977, §48A(2).
[21] Patent Act of 1977, §48A(4).
[22] Patent Act of 1977, §48A(5).
[23] Patent Act of 1977, §48A(6).
[24] Patent Act of 1977, §48B(1)(a).
[25] Patent Act of 1977, §48B(3).
[26] Patent Act of 1977, §48B(2).
[27] Patent Act of 1977, §48B(1)(b).
[28] Patent Act of 1977, §54(1)(2).
[29] Patent Act of 1977, §48B(1)(c).
[30] Patent Act of 1977, §48B(1)(c).
[31] Patent Act of 1977, §50A(1)(2).
[32] Patent Act of 1977, §50A(3).
[33] Patent Act of 1977, §50A(4).
[34] Patent Act of 1977, §51(1).
[35] Patent Act of 1977, §51(2).
[36] Patent Act of 1977, §51(3).
[37] Patent Act of 1977, §52(1).
[38] Patent Act of 1977, §52(2)(a).
[39] Patent Act of 1977, §52(3).
[40] Patent Act of 1977, §52(4).
[41] Patent Act of 1977, §52(5).
[42] P Patent Act of 1977, §52(6).
[43] Patent Act of 1977, §55(1).
[44] Patent Act of 1977, §56(2)(a), 56 (3).
[45] Patent Act of 1977, §56(2)(b), 56 (4).
[46] Patent Act of 1977, §56(2)(c).
[47] Patent Act of 1977, §59(3).
[48] Patent Act of 1977, §59(1).
[49] Patent Act of 1977, §55(1)(a)(i).
[50] Patent Act of 1977, §55(1)(b).
[51] Patent Act of 1977, §55(1)(a)(ii),55(1)(c).
[52] Patent Act of 1977, §55(6).
[53] Patent Act of 1977, §55(7).
[54] Id.
[55] Patent Act of 1977, §57A(1).
[56] Patent Act of 1977, §57A(2)(3).
[57] Patent Act of 1977, §57A(5).
[58] Patent Act of 1977, §58(11).
[59] Patent Act of 1977, §58(6)(9).
[60] Patent Act of 1977, §58(10).
[61] Patent Act of 1977, §58(7)(8).
[62] Patent Act of 1977, §58(1).
[63] Patent Act of 1977, §58(13).
[64] 歐洲法院的相關判決,要求英國不應對從歐盟其他國家進口的行為實施歧視待遇。見W.R.Cornish, Intelletual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 3rd, London, Sweet & Maxwell, p254.
[65] 兩者在授權理由上都很廣泛,但相比較,英國的王國使用在程序上,例如通知和報酬上,更加照顧專利權人的利益。有關美國的政府使用,參見另一研究“美國專利強制許可制度”。
[66] Patent Act of 1977, §59(1).
[67] W.R.Cornish, Intelletual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 3rd, London, Sweet & Maxwell, p258.
[68] Patent Act of 1977, §74(1)(e).